Chroniques de la propriété intellectuelle

Un monde en mutation : quel avenir pour les conseils en propriété industrielle ?

Un monde en mutation

Nos clients connaissent des mutations : compétition exacerbée par la mondialisation, pression sur les prix et la rentabilité, environnement réglementaire en évolution constante, contestation sociétale de certains modèles économiques. Notre profession est au coeur de ces mutations. Nous sommes les experts de ce qui constitue une part croissante de la valeur des entreprises et le gage de leur pérennité et de leur développement : la propriété intellectuelle.
Nous devons nous adapter pour accompagner au mieux nos clients en préservant l'excellence de notre maîtrise du droit de la propriété intellectuelle, en intégrant les nouvelles dimensions de la propriété intellectuelle. Nous subissons par ailleurs également les conséquences de ces mutations :

• pression sur les prix se traduisant par l'apparition de nouveaux acteurs sur des niches (paiement d'annuités, renouvellement de marques, voire rédaction de brevets et recherche d'antériorités en Inde…),
• déclin de certaines activités du fait du développement des droits supranationaux (travail fourni par des correspondants européens, traductions…).

Cela ouvre des perspectives de nouvelles activités pour les CPI.

Évaluation financière et audit

Les entreprises se préoccupent de plus en plus de connaître la valeur économique des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI), afin de les gérer comme les autres actifs économiques. Cette connaissance est utile dans des situations telles que l'acquisition d'une autre entreprise détentrice d'un portefeuille de DPI, l'investissement dans une société titulaire de DPI, l'apport en nature de DPI, un transfert de DPI, notamment pour des raisons fiscales, la vérification périodique de l'efficacité d'une politique de PI et pour les sociétés côtés, l'application du test de dépression prévu dans le cadre des règles IFRS-IAS. Pour l'évaluation financière d'un DPI, il convient certes de maîtriser les méthodes financières. Mais cela n'est pas suffisant : la qualité des droits évalués a une incidence majeure sur leur valorisation.

• Une marque peut avoir une valeur potentielle élevée, au regard des critères financiers. Si elle est susceptible d'être déchue pour défaut d'exploitation, ou si elle a perdu sa capacité à interdire l'utilisation de termes voisins en raison d'une prescription par tolérance, ces risques juridiques devront être pris en compte et conduiront à une valorisation minorée.
• De même pour un brevet dont l'exploitation ne serait possible qu'avec l'autorisation du titulaire d'un brevet antérieur, ou dont la portée ou la validité présenterait des faiblesses
• les savoir-faire, réels biens économiques, ne peuvent être qualifiés de tels que lorsque des mesures de formalisation et de conservation du secret sont effectivement mises en oeuvres.
  

Seul le CPI a une connaissance suffisamment approfondie des droits français et étrangers pour analyser ces aspects déterminants pour aboutir à une valeur raisonnable et pertinente d'un droit de propriété intellectuelle. Il s'agit d'un pan d'activité important qui s'ouvre pour les CPI, faisant appel au meilleur de leurs compétences traditionnelles, pour une finalité stratégique complétant leurs activités habituelles de constitution et de défense des droits de PI. D'ores et déjà, nombre de confrères interviennent aux cotés des commissaires aux comptes, notamment lorsqu'ils agissent en qualité de commissaire aux apports. Demain, il serait sans doute souhaitable d'organiser le visa conjoint par un CPI et un expert-comptable de rapports d'évaluation, dans le cadre général du renforcement de la sécurité financière.

Intelligence économique

Le rapport CARAYON (disponible sur www.bcarayon-ie.com) sur la façon dont notre pays intègre la fonction d'intelligence économique au sein du monde des entreprises s'inscrit dans une prise de conscience croissante par les entreprises ainsi que par les acteurs publiques de l'importance de l'information concurrentielle. Les CPI sont des acteurs majeurs, souvent sans en prendre conscience : en analysant les brevets des concurrents pour trouver des voies de contournement et d'amélioration, en faisant une surveillance des marques concurrentes, il s'agit d'actions très concrètes d'intelligence économique. Le développement de prestations alliant la maîtrise des sources d'informations en matière de PI, de la capacité à analyser rigoureusement la réalité des forces et faiblesses des DPI des concurrents et l'expérience des stratégies d'exploitation des DPI, le CPI est légitime à figurer parmi les acteurs majeurs des professionnels de l'intelligence économique. Il conviendra d'être vigilant pour que la structuration de ces activités ne laisse pas les CPI en marge.

Management européen des Droits de Propriété Industrielle

Un CPI français est parfaitement légitime à coordonner la constitution, la défense et la valorisation des Droits de Propriété Industrielle sur un plan européen. Plutôt que de subir la pression de concurrents anglais, allemand ou espagnol au motif d'avantages en terme de localisation ou linguistique, nous pouvons faire valoir notre expérience résultant d'un marché local actif et des coûts souvent attractifs au regard des pratiques de nos confrères européens. Pour cela, nous devons avec détermination nous mettre en situation d'agir auprès des Offices des autres pays européens, et de piloter les actions de nos clients sur le territoire européen.

En conclusion

Le monde change profondément, et notre profession n'est pas épargnée. Il nous appartient de profiter de l'importance croissante de la PI dans les activités économiques pour valoriser pleinement l'excellence de notre maîtrise du droit de la PI, en veillant à renforcer notre compréhension de l'économie de l'immatériel qui est en train de se construire.

CYBERMUT, VIVENDI, LINAGORA, EUROSTAR : la valorisation d'une marque ne souffre aucune irrégularité...

Toujours dans le cadre de l'enregistrement des noms de domaine .eu, le Crédit Mutuel a connu un déboirs lors de la réservation du nom "CYBERMUT". Cette solution de paiement en ligne, une des premières exploitée en France, est bien connue et fait preuve d'une grande robustesse et simplicité d'utilisation. Il était donc logique et nécessaire de procéder à la réservation d'un nouveau domaine cybermut.eu dès la période SUNRISE, ne serait ce que pour éviter que des tiers ne le fasse. Certes, un réservation par un "cybersquatteur" pourrait être mise en cause sur le fondement de la contrefaçon de marque, mais après des actions relativement longues pendant lesquels des utilisateurs de ce service de paiement en ligne pourraient être trompés. Cela entraînerait une perte de confiance tragique pour cette marque.

Dans le cas d'espèce, un irrégularité formelle (transmission tardive du certificat de renouvellement de la marque) a conduit EurID à rejeter la demande de réservation, et l'arbitrage demandé par le titulaire de la marque Cybermut a conduit à la confirmation de la position d'EurID. Téléchargement Cybermut.pdf

La demande de réservation du domaine vivendi.eu a été rejetée car le dossier n'établissait pas l'identité du demandeur (la société VIVENDI) et du titulaire de la marque VIVENDI ( la société VIVENDI UNIVERSAL). La fourniture tardive du traité de fusion qui établissait la chaîne de droit n'a pas permis de régulariser la situation : cela montre l'importance du strict respect de la désignation du titulaire d'un droit, et de la rigueur du service des formalités des prestataires : c'est la raison pour laquelle le cabinet que je dirige a mis en place dès 1999 une démarche qualité certifiée ISO 9001-2000.  Téléchargement VIVENDI.pdf

Une mésaventure similaire est arrivée à l'éditeur de logiciels libres LINAGORA, qui s'est vu refusé la réservation du domaine linagora.eu pour une irrégularité formelle dans la demande de réservation. Téléchargement LINAGORA.pdf 

Pour une autre marque bien connue, EUROSTAR, les quelques minutes qui ont séparé la demande de réservation présentée par la SNCF et la SNCB,d'une part, et par Eurostar Diamond Traders N.V d'autre part a conduit à l'attribution du domaine eurostar.eu a cette dernière.
La demande d’enregistrement de eurostar.eu par la société Eurostar Diamond Traders N.V. a été déposée le 7 décembre à 11 : 00 : 34.004, précédant celle déposée à 11 : 06 : 33.487 au nom d’Eurostar UK Ltd, soit moins de 6 minutes d'écart...

NB. La procédure d’enregistrement des domaines .eu prévoit plusieurs phases dont la première, dite Sunrise 1, était réservée  aux titulaires et licenciés de marques enregistrées. Ils avaient la possibilité de revendiquer l’enregistrement du nom de domaine en .eu correspondant à leur marque, par l’intermédiaire obligatoire d’un registrar accrédité. Dans un délai de 40 jours suivant la demande, le candidat devait fournir des preuves justificatives visant à établir la réalité du droit antérieur invoqué. Si deux demandes visent à obtenir l’enregistrement du même nom de domaine (par exemple dans le cas où des marques identiques désignant des produits et services différents coexistent), la règle du « premier arrivé, seul servi » est appliquée.

 

EurID : Les autorités d'enregistement des domaines .eu ont regardé à la loupe l'enregistrement de varilux.eu

ESSILOR INTERNATIONAL détient une marque célèbre, VARILUX, déposé depuis 1983. Lors de l'ouverture de la période SUNRISE 1 qui permettait aux titulaires de marques de bénéficier d'une priorité pour l'enregistement de domaine .eu, elle a pris soin de procéder à cet réservation.
La demande a été formulée au nom d'ESSILOR INTERNATIONAL, et était accompagnée du certification d'enregistrement de la marque VARILUX. Problème : ce certificat mentionnait comme titulaire "ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE". L'agent des formalités d'EurID a donc rejeté la demande de réservation, considérant qu'il n'était pas manifeste que le titulaire de la marque VARILUX et le demandeur de la réservation constituent une seule et même société.
L'arbitrage rendue par ADR.EU a confirmé cette analyse. Elle a considéré que l'argument selon lequel le certificat d'enregistrement devait être compris comme désignant en tant que titulaire "ESSILOR (compagnie générale d'Optique)" avec des parenthèses n'était pas évident.

Quel enseignement retenir de cette décision :

• Le formalisme des demandes d'enregistrement d'un droit (nom de domaine, mais aussi marque, dessin et modèle, brevet,...) doit être très rigoureusement respecté. Une irrégularité d'apparence formelle peut entraîner des pertes de droits, portant sur un actif incorporel dont la valeur peut être majeure.
• Trop souvent, lors de fusion ou de changement de raison sociale, les modifications ne sont pas inscrites aux registres nationaux des brevets et des marques. Il en résulte une discordance entre la titularité officielle, telle qu'elle apparaît sur les registres des offices de brevets et de marques, et la réalité juridique. Malheureusement, cette dernière n'est pas opposables aux tiers en cas de discordance entre les registres officiels et la réalité.
• Un audit périodique du portefeuille de droits de PI est une bonne pratique qu'il conviendrait de généraliser.

Téléchargement VARILUX.pdf

NB. European Registry of Internet Domain Names (EURid) est l'administrateur choisi par la Commission européenne pour les noms de domaine .eu