Chroniques de la propriété intellectuelle

L'observatoire de la contrefaçon : une occasion pour les acteurs français de la PI de retrouver le goût d'une initiative collective ?

L'Union européenne s'est dotée d'un "observatoire de la contrefaçon et du piratage".
"Nous avons différents acteurs comme les douanes, les forces de police et les bureaux pour la propriété intellectuelle, qui luttent contre la contrefaçon dans l'Union européenne, mais ils ne jouent pas ensemble", a expliqué à la presse un expert de l'exécutif bruxellois pour justifier la création de cette instance.

Lors du symposium international de l'Union des Avocats Européens, auquel participaient des avocats, magistrats, ainsi que la Commissaire européenne Margot Froehlicher et la députée Rachida Dati, la table-ronde sur la prospective, animée par Me Jean-Pierre Spitzer, m'a permis de développer quelques perspectives pour les acteurs français de la PI. Que pouvons nous attendre d'un tel observatoire ?

• Une contribution à une meilleure prévisibilité de l'application du droit en Europe

Nous (CPI, avocats, spécialistes de l'industrie, pouvoirs publics) manquons cruellement de données statistiques concernant les décisions rendues en matière de PI : pourcentage de décisions favorables ou défavorables au titulaire d'un brevet, d'une marque ou d'un modèle, données statistiques sur les critères d'appréciation et motifs de nullité et d'appréciation de la contrefaçon, montant des dommages-intérêts....

Certes, quelques initiatives privées (Pierre Veron, Alain Kaiser, Jean-Jo Evrard) ont tenté de fournir quelques données. Mais cet observatoire pourrait être un fédérateur pour réunir des données et soutenir la production de bases de données, outils de travail indispensables pour les professionnels de la PI et les chercheurs.

Ces outils permettraient sans doute aussi de relancer la production de doctrine, notamment en matière de brevets et in fine de permettre aux professionnels et usagers de la PI d'améliorer la prévisibilité de l'application du droit.

• Une contribution à l'harmonisation de l'application du droit

Une autre mission concerne l'harmonisation de l'application du droit de la PI. En matière de brevets, la divergence entre juridictions nationales (voir. affaire Security Banks) est néfaste. L'harmonisation est également souhaitable entre les organisations délivrant des droits, tels que l'OEB ou l'OHMI, et les juridictions nationales. Les pouvoirs judiciaires sont certes très attachés à leur indépendance, les conduisant parfois à s'ériger en censeurs des offices de PI, qu'ils accusent de délivrer des titres par esprit de lucre. Pour l'usager du droit, qui fait confiance "aux pouvoirs publics", cette position est incompréhensible : pourquoi, après s'être battu pour convaincre de la nouveauté et de l'activité inventive de son invention auprès d'une "autorité", une autre autorité juge t'elle devoir se défier de la première ?

L'harmonisation est nécessaire dans le domaine de la protection du parfum (cf. Affaire L'Oreal vs Bellure qui a donné lieu à des décisions divergentes dans les 5 pays concernés), des "inventions mises en oeuvre par informatique", dans le droit des marques. Cet observatoire pourrait avoir un rôle majeur pour engager des initiatives visant à harmoniser l'application du droit, voire, in fine, ouvrir la voie d'une reconnaissance mutuelle simplifiée des décisions intra-communautaires.

• Une clarification
  

Le discours officiel sur la contrefaçon ne distingue pas suffisamment :

1. la contrefaçon (atteinte à un droit de propriété intellectuel valide)
2. la copie (relevant d'une démarche concurrentielle déloyale et fautive)
3. l'inspiration (consistant à recréer un produit sans porter atteinte aux DPI et sans comportement parasitaire).

L'association "contrefaçon-sécurité des consommateurs" est sans doute efficace d'un point de vue pédagogique, mais peu satisfaisante. Si on pousse le raisonnement, la contrefaçon de caractéristiques essentielles pour la sécurité pourrait être encouragée, et la renonciation à implémenter les caractéristiques brevetée améliorant la qualité du produit pourrait se révéler contraire à l'objectif de sécurité.

Si les deux premiers aspects doivent être durement sanctionnés et éradiquer, il est nécessaire de distinguer la contrefaçon criminelle, délibérée, et la contrefaçon résultant d'une analyse erronée de la portée d'un droit ou de sa validité, qui reste condamnable mais ne relève pas de la même démarche.

L'observatoire pourrait aussi encourager les bonnes pratiques, notamment dans les relations entre équipementiers et constructeurs, entre fournisseurs et acheteurs industriels, en matière de recours à la médiation et en matière de fixation de normes professionnelles concernant les limites de la copie.

Une opportunité d'action collective pour les acteurs français de la PI

Voici une belle occasion pour que les acteurs français (avocats, spécialistes de l'industrie, CPI, pouvoirs publics) dépassent leurs querelles politiques (après le Protocole de Londres, la fusion avocats-CPI) pour se consacrer à ce qui les unit : le renforcement d'une propriété industrielle de qualité, prévisible, et pleinement adaptée à l'intérêt des entrepreneurs. Qui va prendre l'initiative de réunir les professionnels de bonne volonté ? 

La CE souhaite un système efficace, prévisible et proportionné pour renforcer les DPI

La Commission Européenne propose des mesures pour améliorer le fonctionnement du système des brevets et renforcer la lutte contre la contrefaçon, sans modification du cadre réglementaire existant : 

• Création d'un observatoire de la contrefaçon et du piratage, destiné à collecter les informations venant des pouvoirs publics, des acteurs privés et des consommateurs, en vue de promouvoir les bonnes pratiques et stratégies, renforcer la prise de conscience et proposer des solutions aux problèmes majeurs
• Renforcer la coopération européenne entre les organismes nationaux pour améliorer l'échange d'information et l'assistance mutuelle. Il est proposé de nommer un coordinateur national dans chaque Etat membre
• Développer les modes alternatifs de règlement des litiges pour favoriser les transactions volontaires et la solution collaborative aux nouveaux types de conflits tels que la vente sur internet.

Ces propositions prolongent le travail "IPR Strategy for Europe".

Le Commissaire Charlie McCreevy a introduit ces propositions : "The EU is home to some of most successful businesses in the world who consider intellectual property rights to be amongst their most precious commercial possessions. Intellectual property rights encourage innovation and creativity which results in an essential cycle of business development, knowledge, further innovation and employment. They also offer consumers a reassurance that the products and services they buy are legitimate, reliable and above all safe. Unfortunately, there are always those who will seek to undermine honest intentions. We need to stop this dangerous trend not by more legislation, but by mobilising stronger collaboration helping us to fight back"

Institut Pasteur vs Mutzel : tristes chamailleries dans la chimie verte

La Cour d'Appel de Paris a confirmé que l'Institut Pasteur a commis une faute en négligeant les droits du copropriété d'un brevet résultant d'une coopération entre un chercheur pastorien, Philippe Marlière, et un chercheur allemand Rupert Mutzel.

Sans doute cette affaire aurait pu être réglée dans des conditions plus dignes si elle n'avait pas été compliquée par des questions d'affect et d'ego.

En 1990, un chercheur de l’Institut Pasteur, Philippe Marlière, met au point avec un chercheur allemand, Rupert Mutzel un procédé de microbiologie pour des applications prometteuses dans le domaine de la chimie ou l’agroalimentaire. Une famille de brevet est déposée en copropriété entre l’Institut Pasteur et Rupert Mutzel Philippe Marlière crée une société Evologic devenue Eurisko pour exploiter le brevet, après en avoir obtenu une licence exclusive auprès de l’Institut Pasteur et son cotitulaire, Rupert Mutzel. Hélas, les relations entre l’Institut et son ancien salarié se dégradent et aboutit à la résiliation de la licence. Sans se concerter avec son cotitulaire, l'Institut Pasteur accorde alors une licence exclusive à la société Eco Solution. Par ailleurs, Eurisko se livre à une polémique confuse avec une société concurrente, Metabolic Explorer, avec laquelle elle était en rapport sous accord de confidentialité. Rupert Mutzel assigne alors l'Institut Pasteur qui se défend d'une manière peu habile, consistant à tenter de discréditer le chercheur allemand. Considérant que l'Institut Pasteur avait "forgé de toute pièces des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court", le TGI avait accordé 150000 € à Rupert Muntzel, en réparation de son préjudice moral et constaté que la licence exclusive accordée à EcoSolution était irrégulière. Cette dernière s'est vu interdire de poursuivre l'exploitation des brevets. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, réduisant simplement le montant des dommages-intérêts à 50000 € mais maintenant l'interdiction d'exploitation par Eco Solutions sous astreinte de 50000 € par infraction et 10000 € par jour. Triste issue pour une coopération scientifique prometteuse, et beau gâchis résultant d'une gestion affective qui n'a pas permis aux services PI compétents de l'Institut Pasteur de gérer ce dossier de manière plus raisonnable.

Les britanniques se préoccupent des coûts des litiges en matière de brevets

Il est connu qu'un litige en matière de brevets entraîne des frais environ 7 fois supérieurs aux coût d'une procédure française. Rim (Blackberry) a dépensé 6 millions de £ pour la procédure de trial qui s'est déroulée pendant cinq jours, dans un litige l'opposant à Visio. 

Ces coûts empêchent les PME d'accéder à la justice pour faire valoir leurs droits, et les écrasent lorsqu'elles sont en défense. 

La mission "Civile litigation Cost Review confiée au Juge Jackson a donné lieu à un volumineux rapport proposant des voix d'amélioration. 

L'une des propositions consiste à confier à la "Patents County Court" le traitement des litiges dont les enjeux sont inférieurs à un préjudice seuil.

Il recommande aussi d'éviter les procédures de disclosure, d'expérimentation et de trial pour privilégier une procédure écrite, comme en France où les plaidoiries s'appuient exclusivement sur les conclusions écrites.

Saisie-contrefaçon : l'expert ne doit pas se substituer à l'huissier

"La saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle permettant à un breveté, avant tout procès contradictoire, de pénétrer chez un concurrent afin d'y procéder à des constatations tendant à apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. Elle doit être diligentée dans le respect le plus strict des dispositions légales et des termes de l'ordonnance sur requête qui l'autorise". La Cour d'Appel de Paris a rappelé ces principes dans un arrêt annulant partiellement un PV de saisie-contrefaçon.

L'expert accompagnant l'huissier avait procédé personnellement aux constatations, l'huissier s'étant contenté de reporter les propos de l'expert sans procéder lui-même à des constatations, pourtant simples. Seules les photographies réalisées ont été maintenues.

Cet arrêt confirme que la procédure efficace et puissante dont la France avait le monopole jusqu'à l'adoption récente de la directive contrefaçon étendant cette possibilité aux autres pays européens, doit être menée avec une grande rigueur. Le CPI doit non seulement assurer un rôle d'expert technique; il doit aussi veiller au strict respect des dispositions légales et juridiques, et guider l'huissier lorsque celui-ci manque d'expérience en la matière. Le CPI doit aussi résister à la tentation de faire personnellement les constatations, en lieu et place de l'huissier.

Cet arrêt écarte cependant la nullité d'une deuxième saisie où l'huissier avec commis une irrégularité de forme lors de la signification, qui a été corrigée par une deuxième signification avant l'engagement des opérations de saisie.

Cet arrêt écarte la contrefaçon par une analyse technique rigoureuse, conduisant à constater que les caractéristiques revendiquées ne sont pas reproduites par les rayonnages argués de contrefaçon.

Cet arrêt Jyde-Bonhacker confirme la validité du brevet par un raisonnement concernant l'activité inventive proche de l'approche "problème-solution" en vigueur à l'Office Européen des Brevets. Télécharger l'arrêt

Alcatel Lucent c/ Microsoft : nouveau rebondissement, mais sans doute pas le dernier

EN 2007, une décision a condamné Microsoft à verser à ALCATEL-LUCENT 1,75 Milliard de dollars pour contrefaçon de plusieurs brevets, dont des brevets (acquis dans le cadre du rachat de ATT BELL Lab's) portant sur la compression audio. Ce montant était basé sur un taux de 1% du chiffre d'affaires réalisé par Microsoft avec l'application Windows Media Player.

Las, quelques mois plus tard, la décision a été infirmée : le Frauenhofer Institute avait accordé un droit d'exploitation de la technologie MP3 dont les droits sont détenus conjointement avec AlcateL en contrepartie d'une redevance forfaitaire de 16 millions d'euros.

Il est à noter que Microsoft est intervenu volontaire dans un litige initialement engagé à l'encontre de Dell et Gateway

Nouveau rebond : une décision rendue par un jury populaire a condamné à nouveau Microsoft a versé 367 millions de dollars à ALcatel Lucent, sur la base de deux des brevets, tout en prononçant la nullité de deux brevets portant sur la compression audio (qui en tout état de cause tombaient dans le domaine public en 2008). Téléchargement alcateltwo.pdf

Mais d'ores et déjà, Microsoft annonce être confiant dans l'infirmation de cette décision, et se prépare à une action engagée contre Alcatel-Lucent sur la base de ses propres brevets, dans le cadre d'une procédure devant un nouveau jury populaire qui démarrera le 22 avril 2008.

Quel enseignement tirer de cette saga ? Dans ce domaine technologique récent et à forte croissante, l'incertitude sur l'issue des litiges a sans doute été un obstacle à une solution amiable qui est la règle dans des secteurs plus matures. Le montant des condamnations, et les revirements judiciaires, rendent cette affaire particulièrement instable sur le plan économique. Mais si les montants sont importants dans l'absolu, ils restent raisonnables ramenés au chiffre d'affaires en cause, et restent dans la logique de 'partage des avantages'.

Autre curiosité : bien que les brevets d'ALCATEL ont été également délivrés en Europe, il ne semble pas qu'un litige juridicaire ait été engagé en Europe.Téléchargement EP00376553B1.pdf

On ne se fait pas justice soi-même : le breveté annonçant aux clients de son concurrent qu'une action en contrefaçon était engagée à son encontre est déloyal.

Le titulaire d'un brevet sur un procédé de fabrication de notices pharmaceutiques s'est montré trop confiant et peu délicat en annonçant aux clients de son concurrent TONNELIER qu'il avait engagé une action en contrefaçon, avant d'attendre la décision judiciaire.

TONNELIER, qui avait analysé prudemment la portée et la validité du brevet en cause, a été surpris de faire l'objet d'une saisie contrefaçon orchestrée avec une certaines brutalité par son concurrent. Cette dernière a en sus envoyé à plusieurs de ses clients une lettre qui leur donnait connaissance de l'arrêt de la cour rendu le 21 octobre 2005 dans une affaire similaire et qui indiquait que cette décision laissait augurer de la condamnation de la société Tonnelier.

La cour d'appel de Paris a considéré que l'engagement sans mise en demeure préalable de l'action en contrefaçon n'est pas fautif en lui même. En revanche l'envoi d'une lettre datée du 13 novembre 2005 à des clients de la société Tonnelier aux termes de laquelle le breveté déclarait avoir poursuivi cette dernière en contrefaçon devant la même juridiction que celle qui avait précédemment accueilli son action, constitue une faute.Cette lettre a nécessité de la part de la société Tonnelier l'envoi d'un courrier de mise au point auprès de sa clientèle.

L'auteur de cette lettre maladroite a été condamnée à verser à la société Tonnelier la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Une recette de cuisine se brevete t'elle ? Les biscuits LU contrefaits par Biscuits PANIER et TANGUY

Une recette de cuisine, ou plus exactement un procédé de préparation d'un produit alimentaire, est brevetable, dans la mesure où elle vise à résoudre un problème technique. Les biscuiteries LU ont ainsi obtenu la condamnation de la contrefaçon par deux concurrents d'un procédé permettant le marquage de la surface d'un gateau. La revendication principale du brevet FR2786663 est formulée ainsi :

1. Procédé de fabrication en continu présentant au moins un motif de marquage en surface, caractérisé en   ce qu'il présente :

[a] la réalisation d'une pâte crue de type molle ou semi-liquide comportant la composition pondérale suivante : 25% à 40% de farine, 0% à 5% de dérivé amylacé, notamment amidon de blé, 25% à 35% de sucres, 0% à 10% de fibres, 4% à 10% de matière grasse, 1%  à 4% d'au moins un produit à base de lait, 1% à 4% d'œufs, 0,5% à 2% d'au moins un ingrédient, 17% à 25% d'eau ajoutée,

[b] la dépose de pâtons individuels de ladite pâte sur un dispositif transporteur tel qu'un tapis,

[c] la cuisson au four desdits pâtons,

[d] à la sortie du four, le marquage des pâtons cuits avec au moins un dit motif de marquage, avant que n'intervienne une cristallisation notable du sucre,

[e] un refroidissement desdits pâtons cuits pour produire une cristallisation notable du sucre qui fixe le motif de marquage, pour obtenir lesdits biscuits,

La cour d'appel de Paris a confirmé par un arrêt du 17 octobre 2007 la décision du TGI :
Considérant que le tribunal a désigné un expert afin de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par la société LU FRANCE du fait des actes de contrefaçon et alloué à cette dernière une indemnité provisionnelle de 100.000 euros ;
Que devant la Cour, la société LU FRANCE sollicite la réparation définitive de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 100.000 euros pour l'atteinte portée à ses droits privatifs et à la somme de 193.000 euros au titre, de son préjudice commercial ;
Considérant que les opérations de saisie ont révélé la vente de 1.153.814 paquets de tuiles litigieuses ; que la société LU FRANCE ne dément pas que le marquage des biscuits n'est pas un facteur déterminant de l'achat effectué par les consommateurs et que les ventes sont réalisées par les sociétés BISCUITERIE PANIER et BISCUITERIE TANGUY, sous des marques de distribution, auprès de discounters, alors qu'elle ne distribue ses propres produits que dans les réseaux de distribution traditionnels ;
Considérant au vu de ces éléments, que l'atteinte portée aux droits privatifs de la société LU FRANCE et le trouble commercial qu'elle a subi seront entièrement réparés par l'allocation de la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que les mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte prononcées par le tribunal pour mettre un terme aux agissements illicites seront confirmées ; qu'il en sera de même de la mesure de publication sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt.

Contrefaçon de modèle d'utilité en Chine : un distributeur de Schneider condamné en 1ere instance

Le tribunal populaire de Wenzhou, dans la province de Zhejiang, a condamné pour contrefaçon de modèle d'utiité Schneider Electric et son distributeur chinois Star Electric Equipment Co. Ce même tribunal avait déjà condamné PEPSI COLA pour contrefaçon d'une marque chinois "éclair bleu".

L a société Chint, défendue par l'un des principaux cabinets d'avocats chinois Zhejiang Zeda Law Office est titulaire d'un modèle d'utilité déposé en novembre 1997, portant sur un disjoncteur miniaturisé (photo de droite). Schneider avait semble t'il contesté la validité du modèle, sans succès puisque le modèle a été délivré en mars 1999 et commercialisait entre 2004 et 2006 un produit argué de contrefaçon (photo de gauche).

Le modèle d'utilité est un titre de propriété industrielle qui n'existe pas en France, mais connu en Allemagne (Gebrausmuster) ou aux Etats-Unis (Design patent); il protège un objet présentant une forme distinctive, et  une fonction technique (contrairement au "dessin et modèle" qui ne peut protéger une forme imposée par les fonctionnalités techniques). Il ne fait pas l'objet d'un examen de validité en Chine.

Il semblerait que les disjoncteurs en cause aient été exploités en France antérieurement par Schneider, mais cet argument n'a pas été retenu en première instance. Le tribunal à condamné Schneider à :

• cesser la commercialisation des cinq disjoncteurs en cause
• le paiement de 334,8 million de yuan (environ 31 million d'euros) dans un délai de dix jours pour indemniser les pertes de Chint.

A noter que ce montant représente un tiers du chiffre d'affaires réalisé entre aout 2004 et juillet 2006 par Schneider avec les produits contrefaisants.

Cette affaire montre que la Chine maîtrise de mieux en mieux l'usage de la propriété intellectuelle, et a d'ailleurs organisé il y a quelques jours une journée nationale de la Propriété industrielle. Gardons nous de sous-estimer cette situation : il convient pour les entreprises actives sur le marché chinois d'organiser la vérification de la liberté d'exploitation et la protection de ces innovations et créations de manière aussi sérieuse qu'en Europe.

Loi sur la lutte contre la contrefaçon adoptée par le Sénat : des sanctions dissuasives mais pas punitives

La loi sur la lutte contre la contrefaçon transposant la directive de 2004 vient d'être adoptée. Elle apporte des améliorations pertinentes et équilibrées aux textes précédents, en permettant de sanctionner plus durement la contrefaçon délibérée, sans pour autant mettre en péril l'industriel qui se trouve contrefacteur suite à une mauvaise appréciation de la por tée des droits d'un concurrent.

Mesures concernant la contrefaçon de dessins et modèles

L'appréciation de la validité des dessins et modèles et de la contrefaçon est complexe, comme l'a illustré le remarquable colloque organisé par le CNB et Mr Jean-Pierre GASNIER. La loi limite la compétence aux Tribunaux de Grande Instance fixés par voie règlementaire, et sans doute le TGI de PARIS seulement. Cela permettra de regrouper le contentieux aujourd'hui trop disséminé entre l'ensemble des tribunaux de commerce et TGI. La constitution d'un pôle PI permettra d'avoir une meilleure prévisibilité des décisions et des magistrats mieux formés par l'expérience accumulée.

Mesures visant la prévention de la contrefaçon

La loi introduit une disposition permettant au titulaire de faire ordonner à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont le contrefacteur utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Cette mesure est très utile car lorsque l'action est engagé après la commercialisation de la contrefaçon, les conséquences sont souvent irréversibles.

Mesures visant à renforcer la sanction de la contrefaçon

Sans aller jusqu'à des sanctions punitives qui entraînent des dérives malsaines, la loi a adopté des sanctions clairement dissuasives. La philosophie était jusqu'à présent la sanction réparatrice : les dommages intérets devait rétablir les parties dans la situation où elles auraient du être si les droits de PI avaient été respectés. Cela semble sain, mais en réalité donne une prime au contrefacteur : il n'a rien à perdre (au pire, il est rétabli dans la situation où il aurait été s'il n'avait pas contrefait), et beaucoup à gagner : le titulaire des droits peut hésiter à agir, être mal défendu, etc... Et dans le cas où le contrefacteur était plus important que le titulaire du DPI, ce dernier ne pouvait prétendre qu'à une redevance indemnitaire bien inférieure aux gains du contrefacteur.

Les nouvelles dispositions prévoient

• la prise en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte (on peut s'interroger sur le sens de "préjudice moral" pour une société...
• à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
• Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
• Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

C'est donc une bonne loi, qui a été adoptée à l'unanimité après un travail d'amélioration à l'occasion du passage entre le parlement et le sénat. Je vous recommande de lire le texte des débats, toujours enrichissant pour l'interprétation des lois.