Chroniques de la propriété intellectuelle

Patrimoine immatériel des collectivités territoriales : la ville de PARIS protège sa renommée et s'oppose au dépôt à titre de marque

La ville de Paris protège son nom et sa renommée en s'opposant à l'enregistrement par des tiers d'une marque comprenant le mot "PARIS".

La cour d'appel de PARIS a ainsi condamné le producteur Stéphane Simon qui avait demandé l'enregistrement de la marque "PARIS l'été", par un arrêt du 12 décembre 2007, confirmant la décision du TGI de PARIS. L'arrêt se réfère à l'article L.711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, considérant que "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale".

L'arrêt rappelle que "le dépôt de la marque "PARIS L'ÉTÉ", conférant à son titulaire un droit privatif, porte atteinte aux droits antérieurs dont dispose la ville de PARIS sur son nom, dès lors d'une part, que le public peut être trompé en raison de l'apparence de garantie officielle du produit ou du service ou en raison de ce qu'il croit être sa provenance et d'autre part, que ce dépôt prive la collectivité territoriale de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage".

C'est un arrêt préfigurant un renforcement de la valorisation de certains éléments du patrimoine immatériel de l'Etat et des collectivités territoriales : un bon exemple pour éclairer la mission de l'APIE...

Meilleur ouvrier de France, mais pas meilleur juriste... Yves THURIES créateur de chocolat attaque Lindt et perd sur toute la ligne

Yves THURIES,truculent patissier, meilleur ouvrier de France, a créé une collection de chocolats "les inimitables" avec des chocolats en forme de macarons. Fier de sa création, il a déposé la marque le 25 mars 1999 la marque "chocolat macaron", ainsi qu'un modèle sur la forme du chocolat.

Las, le chocolatier Lindt & Sprunggli a lancé en 2003 des chocolats intitulés "petits desserts" dans laquelle figure un macaron la forme protégée. Cette gamme reçoit le label "saveur de l'année 2006".

Furieux, Yves THURIES a assigné le 15 mai 2006, la société LINDT et SPRUNGLI en contrefaçon de marque,  modèle et droit d'auteur. < Las, sans attendre l'issue de son action judiciaire, Yves Thuries se laisse aller à fulminer dans la presse : "J'ai inventé le chocolat macaron et LINDT me l'a volé ! En quelques mots : sur le modèle de chocolat qui a cette forme particulière avec collerette, j'ai créé un chocolat de 10 grammes de différents parfums (...) Or je découvre que Lindt a sorti un dessert macaron comme le mien ! Je vais leur intenter un procès" "Vous avez inventé les chocolats macarons ? (...) Cette création (marque et modèle déposés par Yves Thuries en 1999) et présentée par lui dans tous les salons du chocolat fait actuellement l'objet d'un procès avec la maison Lindt qui pensait qu'en toute impunité elle pouvait s'octroyer le plagiat"...

LINDT, bénéficiant de l'assistance d'un avocat en PI particulièrement avisé, obtient l'annulation de la marque pour défaut de distinctivité et caractère trompeur, ainsi que la nullité du modèle, pour manque d'originalité au regard de la forme habituelle des macarons.

Retour de manivelle pour notre patissier : le tribunal condamne en outre Yves Thuries à 15.000 euro pour sanctionner le dénigrement commis par la campagne de presse, et autaut au titre de l'article 700.

Une observation : Yves Thuries a également été débouté du fondement de la concurrence déloyale, apparamment en raison de l'absence de preuve des investissements et efforts réalisés pour créer ses produits. S'il avait mieux documenter son dossier pour démontrer de manière probante les efforts réalisés, les expérimentations qu'il a du effectuer pour aboutir à ce modèle à succès, peut être la décision aurait été tout autre...Obtenir la copie de la décision

Charles Jourdan : une marque qui vaut bien plus que l'entreprise

Selon une étude parue dans LES, le poids des actifs immatériels est passé entre 1975 et 2005 de 16,8% à 79,7%, pour les sociétés cotés au S&P 500.  Pour des PME, il en est de même, comme l'illustre la situation de la société Charles JOURDAN. Une marque reconnue, mais une concurrence féroce produisant le déclin d'une activité industrielle restée localisée en Isere. Suite au dépot de bilan, le groupe Finaluxe, lié au fonds d'investissement suisse Avendis Capital, restructure les actifs en logeant la marque dans une société suisse, et en la dissociant ainsi de la société industrielle. Il apparaît vite que cette dernière n'est pas rentable, alors que la première pésente un potentiel de développement, notamment pour des produits dérivés (montres, parfums,...).

Notons aussi que la marque Jourdan donne lieu apparamment à des tentations : une marque BIJOUX JOURDAN a été déposée par un certain Claude Jourdan a laquelle fait opposition une société CMRJ de Romans. Par ailleurs, la marque JOURDAN n'a pas fait l'objet de marque communautaire.
Les salariés drômois craignent que le fonds luxembourgeois Finaluxe qui contrôle à la fois l'outil de production (via Charles Jourdan SAS) et la marque (via la société de droit suisse Charles Jourdan Holding Age) ne vende ou transfère cette dernière. Dans ce cas de figure, selon les représentants syndicaux, le groupe Charles Jourdan perdrait toute sa valeur : « nous n'aurions plus aucun espoir de trouver un repreneur et les 214 salariés de l'usine drômoise n'auraient plus aucun avenir. Si une cession doit savoir lieu, selon eux, elle doit englober tous les actifs du groupe : la marque, l'usine, les stocks, les magasins... Une perspective qui suppose de rapatrier la marque en France. C'est la seule manière, selon eux, d'être sûr que Finaluxe ne laisse Charles Jourdan SAS livrée à elle-même dans but de vendre le groupe par appartements."

Certes, la situation est douloureuse. On peut regretter que la marque n'appartiennent pas à un fond d'investssement français, voire un fond de pension français... Mais ce genre de situation est inévitable dans l'économie de l'immatériel. Et somme toute, elle est préférable à la disparition pure et simple de marques telles que DELAHAYE, ATARI (oups, elle existe encore, merci à Frédéric Glaize d'avoir signalé l'erreur), UHER, SOLIDO. Elle est fréquente pour des marques prestigieuses (par exemple Jacques Fath), dont le titulaire n'a pas su maintenir l'effort de créativité et d'innovation.

Provocation dans la lingerie fine : Morgan vampirise la marque Lou et gagne en appel

Un peu de provocation n'a jamais fait de mal dans l'univers de la lingerie : c'est ainsi que Morgan a pris des risques en lançant une campagne basée sur les slogan LOU EST MORGAN, "MORGAN DE LOU et WE LOVE LOU. Osé, lorsque l'on sait que LOU est une marque directement concurrente...

Honni qui soit qui mal y pense! Ce n'est bien sur qu'un pur hasard, Lou étant le prénom de la nouvelle hégérie de Morgan, l'actrice Lou Doillon, fille de Jane Birkin.

Ce n'est pas l'avis de LES DESSOUS BOUTIQUES, connus sous la marque Lou, attachés à un "monde empreint de fraîcheur et d’élégance", et le Tribunal de Grande Instance, saisi pour la contrefaçon de marque lui a donné raison, condamnant Morgan a verser 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire comme cela est la règle avec la révision du code de procédure civile.

La Cour d'Appel a infirmé cette décision par un arrêt écartant la contrefaçon de la marque Lou et condamnant Les dessous Boutiques a restituer, avec les intérêts, les dommages intérêts déjà perçus. Les motifs sont intéressants :

• Considérant que force est de constater que visuellement et phonétiquement, les signes contestés "LOU est MORGAN", "MORGAN de LOU", "WE LOVE LOU", "WE LOU", "MORGAN LOU" se distinguent de la marque verbale "LOU", l'élément distinctif des slogans incriminés étant le vocable "MORGAN" associé à la personnalité de l'actrice Lou DOILLON ;
• Que conceptuellement, si les signes en présence évoquent également un prénom féminin, il n'en demeure pas moins que le terme 'LOU", choisi par la société MORGAN, se rattache sans équivoque à  la personne de l'actrice Lou DOILLON, comme sa nouvelle égérie et ne suggère nullement le pseudonyme historique d'une jeune femme prénommée "Julienne", rencontrée en 1946, par le fondateur de la société LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION, au cours d'un voyage dans l'Orient Express, et qui serait, ainsi que celle-ci le soutient vainement, à l'origine du dépôt de la marque "LOU" ;
• Considérant que la société LES DESSOUS BOUTIQUE n'est pas davantage fondée à prétendre que la société MORGAN aurait cherché à créer un risque de confusion et d'association dans l'esprit de la clientèle en divulguant sa campagne publicitaire alors qu'elle même envisageait une politique de communication, sous les accroches "LOU c'est tellement vous", "LOU c'est tellement nous", "Qui est Lou" ;

Marque évocatrice, marque descriptive : l'OHMI a tendance à se montrer trop sévère...

Une nouvelle fois, un déposant de marque communautaire a du saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) pour faire plier l'OHMI qui s'obstinait à rejeter la marque communautaire CELLTECH au motif que ce terme ne serait pas distinctif.

L'examinateur de l'OHMI avait considéré que la marque en cause était composée de la combinaison, grammaticalement correcte, des deux termes «cell» (cellule) et «tech» [abréviation de «technical» (technique) ou de «technology» (technologie)] et qu’elle ne pouvait, par conséquent, servir d’indicateur d’origine pour les produits et les services pour lesquels l’enregistrement était demandé, étant donné que ces derniers relevaient tous du domaine de la technologie cellulaire.

La chambre de recours de l'OHMI avait confirmé que, la marque demandée étant susceptible d’être perçue, immédiatement et sans ambiguïté, comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités ou résultant de ces activités, le lien entre les produits et les services couverts par la demande d’enregistrement et ladite marque n’était pas suffisamment indirect pour conférer à cette dernière le degré minimal de caractère distinctif intrinsèque requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

La CJCE a infirmé la position de l'OHMI en considérant que la marque CELLTECH était enregistrable. Il est préoccupant que les déposants de marque soient confrontés à des divergences répétées entre la position de l'OHMI et celle des tribunaux nationaux ou communautaires : une prévisibilité du droit est le garant de la qualité de la PI. Téléchargement Celtech.pdf

Bas les pattes, on ne touche pas à mes marques...Levi's versus Morgan

 Morgan vient d'être condamné pour contrefaçon de marques. Mais pas n'importe quelles marques : il sagit des signes bien connus des "fashion victimes", apposés sur les jeans Levi's : les surpiqures sur les poches fessières, en forme de "V" incurvées (les surpiqures, pas les fesses !), et l'étiquette rouge qui confère toute l'attrictivité de ces jeans. Simples décorations ? Pas du tout, la Cour d'arrêt de PARIS a reconnu que ces signes distinctifs remplissent bien la fonction de "marque", à savoir distinguer ces produits de ceux des concurrents. Et de condamner Morgan pour contrefaçon de marque, en raison de l'imitation de ces signes. La motivation de l'arrêt est très claire :

Considérant que si la double surpiqûre traversant la poche revolver du pantalon saisi présente un tracé asymétrique, en ce que partant de la mi-hauteur du bord gauche de la poche elle termine sa course à l'angle inférieur droit de la poche, sa forme est incurvée en ailes de mouette stylisées et elle s'achève en recoupant la surpiqûre des bords de la poche, caractéristiques propres à la marque invoquée ; que l'asymétrie de l'ondulation n'affecte pas l'impression d'ensemble résultant de l'évocation commune que suscite le dessin et ce d'autant que le sondage réalisé par l'Institut IFOP au mois de juillet 2005 établit que 28% des personnes interrogées attribuent spontanément le Jean dénommé "Jenova" à la marque LEVI'S ; que nonobstant ces différences, peu perceptibles pour le consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas simultanément des deux signe sous les yeux, et la présence sur l'une des poches de la marque "MORGAN", le risque de confusion se trouve caractérisé ; Qu'il s'ensuit qu'en commercialisant le pantalon référencé "JENOVA" , la société MORGAN a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Arcuate N°1.266.773 ;

Contrefaçon sur Internet : plusieurs décisions favorables aux titulaires de marques

Les marques attirent l'internaute et sont des sources de revenus importants pour diverses services en ligne (moteurs de recherche, liens sponsorisés, vente aux enchères, commerce électronique). On trouve malheureusement aussi bien les titulaires des marques ou des annonceurs autorisés que des contrefacteurs ou des parasites utilisant indument la notoriété d'une marque pour attirer du trafic sur leur propre site.
Agir contre ces derniers est souvent matériellement difficile : identité dissimulée, insolvabilité, ...
L'action contre les intermédiaires techniques est donc une voie qui semble plus efficace. Plusieurs décisions confirment cette option :
Google France est condamnée à verser aux sociétés Luteciel et Viaticum la somme de 70.000 euros en réparation et 5.000 euros pour les frais de justice.
Il a également été interdit à Google France d'afficher sur le programme AdWords des annonces  au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques "Bourse des vols", "Bourses des voyages" et "Bdv", lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête reproduisant ces marques.
Le 13 février 2007, le TGI de Paris a une nouvelle fois condamné GOOGLE France à verser 10000 euros au titulaire de la marque RENCONTRES 2000 car l'indexation du moteur de recherche donnait accès à un site contrefaisant.

Ces décisions montrent une volonté de mettre fin de manière efficace à la contrefaçon de marques sur Internet. On peut toutefois s'étonner du montant des dommages-intérêts qui sont accordés sans réelle justification et qui semble plus des dommages punitifs, ce qui n'est pas dans la tradition française.

Il convient à présent à trouver des solutions réalistes conciliant les intérêts des offres de service en ligne licites, offrant de réels services aux internautes, et les intérêts aussi légitimes des titulaires de marques. Une voie à explorer est de mettre en place des moyens techniques permettant aux titulaires de marques d'inscrire leurs droits sur des sites à grande diffusion, pour empêcher l'enregistrement par des tiers de terme enfreignant leurs droits.

IPHONE : la difficulté de lancer une marque mondiale

Formidablement innovante, la société APPLE est hélas confronté une nouvelle fois à un problème de disponibilité de marque. Après avoir -difficilement - géré le contentieux qui l'opposait au titulaire de la marque APPLE (label des Beatles), son nouveau téléphone qui a été lancé sous le nom de IPHONE se heurte aux droits de CISCO sur cette marque. La situation est confuse, mais il semble bien que si APPLE a bien réservé le nom de domaine iphone.org depuis 1999, elle n'a déposé cette marque que tardivement, en 2002. En tout état de cause, CISCO avait déposé la marque iphone dès 1998.
Aux Etats-Unis, l'action judiciaire a été engagée peu de temps après l'annonce officielle du lancement de l'iphone (Assignation US)

Le dépôt tardif de la marque par APPLE prive cette dernière d'une voie de défense, dans certains pays, sur le fondement de la prescription par tolérance. Par ailleurs, il semble étonnant que cette question n'ait pas été mieux anticipée, alors que le projet est déjà ancien (voir par exemple une première version datant de 2005).

Il semble aussi que l'annonce d'Apple ait suscité des dépôts "parasites" de marques par des tiers, sans doute attirés par la notoriété de ce nouveau produit../Téléchargement Iphone.doc.

Quel enseignement retenir de cette situation ? sans doute qu'il est nécessaire d'associer le plus tôt possible un spécialiste du droit de la propriété industrielle au projet, afin de pouvoir éviter la pression terrible d'un contentieux intervenant au moment du lancement du produit.

CYBERMUT, VIVENDI, LINAGORA, EUROSTAR : la valorisation d'une marque ne souffre aucune irrégularité...

Toujours dans le cadre de l'enregistrement des noms de domaine .eu, le Crédit Mutuel a connu un déboirs lors de la réservation du nom "CYBERMUT". Cette solution de paiement en ligne, une des premières exploitée en France, est bien connue et fait preuve d'une grande robustesse et simplicité d'utilisation. Il était donc logique et nécessaire de procéder à la réservation d'un nouveau domaine cybermut.eu dès la période SUNRISE, ne serait ce que pour éviter que des tiers ne le fasse. Certes, un réservation par un "cybersquatteur" pourrait être mise en cause sur le fondement de la contrefaçon de marque, mais après des actions relativement longues pendant lesquels des utilisateurs de ce service de paiement en ligne pourraient être trompés. Cela entraînerait une perte de confiance tragique pour cette marque.

Dans le cas d'espèce, un irrégularité formelle (transmission tardive du certificat de renouvellement de la marque) a conduit EurID à rejeter la demande de réservation, et l'arbitrage demandé par le titulaire de la marque Cybermut a conduit à la confirmation de la position d'EurID. Téléchargement Cybermut.pdf

La demande de réservation du domaine vivendi.eu a été rejetée car le dossier n'établissait pas l'identité du demandeur (la société VIVENDI) et du titulaire de la marque VIVENDI ( la société VIVENDI UNIVERSAL). La fourniture tardive du traité de fusion qui établissait la chaîne de droit n'a pas permis de régulariser la situation : cela montre l'importance du strict respect de la désignation du titulaire d'un droit, et de la rigueur du service des formalités des prestataires : c'est la raison pour laquelle le cabinet que je dirige a mis en place dès 1999 une démarche qualité certifiée ISO 9001-2000.  Téléchargement VIVENDI.pdf

Une mésaventure similaire est arrivée à l'éditeur de logiciels libres LINAGORA, qui s'est vu refusé la réservation du domaine linagora.eu pour une irrégularité formelle dans la demande de réservation. Téléchargement LINAGORA.pdf 

Pour une autre marque bien connue, EUROSTAR, les quelques minutes qui ont séparé la demande de réservation présentée par la SNCF et la SNCB,d'une part, et par Eurostar Diamond Traders N.V d'autre part a conduit à l'attribution du domaine eurostar.eu a cette dernière.
La demande d’enregistrement de eurostar.eu par la société Eurostar Diamond Traders N.V. a été déposée le 7 décembre à 11 : 00 : 34.004, précédant celle déposée à 11 : 06 : 33.487 au nom d’Eurostar UK Ltd, soit moins de 6 minutes d'écart...

NB. La procédure d’enregistrement des domaines .eu prévoit plusieurs phases dont la première, dite Sunrise 1, était réservée  aux titulaires et licenciés de marques enregistrées. Ils avaient la possibilité de revendiquer l’enregistrement du nom de domaine en .eu correspondant à leur marque, par l’intermédiaire obligatoire d’un registrar accrédité. Dans un délai de 40 jours suivant la demande, le candidat devait fournir des preuves justificatives visant à établir la réalité du droit antérieur invoqué. Si deux demandes visent à obtenir l’enregistrement du même nom de domaine (par exemple dans le cas où des marques identiques désignant des produits et services différents coexistent), la règle du « premier arrivé, seul servi » est appliquée.

 

EurID : Les autorités d'enregistement des domaines .eu ont regardé à la loupe l'enregistrement de varilux.eu

ESSILOR INTERNATIONAL détient une marque célèbre, VARILUX, déposé depuis 1983. Lors de l'ouverture de la période SUNRISE 1 qui permettait aux titulaires de marques de bénéficier d'une priorité pour l'enregistement de domaine .eu, elle a pris soin de procéder à cet réservation.
La demande a été formulée au nom d'ESSILOR INTERNATIONAL, et était accompagnée du certification d'enregistrement de la marque VARILUX. Problème : ce certificat mentionnait comme titulaire "ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE". L'agent des formalités d'EurID a donc rejeté la demande de réservation, considérant qu'il n'était pas manifeste que le titulaire de la marque VARILUX et le demandeur de la réservation constituent une seule et même société.
L'arbitrage rendue par ADR.EU a confirmé cette analyse. Elle a considéré que l'argument selon lequel le certificat d'enregistrement devait être compris comme désignant en tant que titulaire "ESSILOR (compagnie générale d'Optique)" avec des parenthèses n'était pas évident.

Quel enseignement retenir de cette décision :

• Le formalisme des demandes d'enregistrement d'un droit (nom de domaine, mais aussi marque, dessin et modèle, brevet,...) doit être très rigoureusement respecté. Une irrégularité d'apparence formelle peut entraîner des pertes de droits, portant sur un actif incorporel dont la valeur peut être majeure.
• Trop souvent, lors de fusion ou de changement de raison sociale, les modifications ne sont pas inscrites aux registres nationaux des brevets et des marques. Il en résulte une discordance entre la titularité officielle, telle qu'elle apparaît sur les registres des offices de brevets et de marques, et la réalité juridique. Malheureusement, cette dernière n'est pas opposables aux tiers en cas de discordance entre les registres officiels et la réalité.
• Un audit périodique du portefeuille de droits de PI est une bonne pratique qu'il conviendrait de généraliser.

Téléchargement VARILUX.pdf

NB. European Registry of Internet Domain Names (EURid) est l'administrateur choisi par la Commission européenne pour les noms de domaine .eu